Особенности правового регулирования заключения и государственной регистрации лицензионных договоров. Отдельные аспекты налогообложения лицензионных договоров

Юрий Асадчев, адвокат LEXLIGA Law Firm

Специфический характер общественных отношений в сфере распоряжения правами интеллектуальной собственности требует усиленной правовой охраны и совершенного законодательного регулирования процедуры заключения и исполнения лицензионных договоров. Действующий Гражданский кодекс Украины в целом на должном уровне устанавливает требования относительно существенных условий, содержания и реализации лицензионных договоров.

Вместе с тем, при заключении таких лицензионных договоров следует также руководствоваться положениями нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области защиты прав интеллектуальной собственности. Это, в частности, Законы Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", "Об авторском праве и смежных правах", "Об охране прав на промышленные образцы", "Об охране прав на изобретения и полезные модели" и другие.

Легальное определение лицензионного договора приведено в ч.1 ст. 1109 Гражданского кодекса Украины (далее - ГК Украины), согласно которому по лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований настоящего Кодекса и другого закона.

Выделяют следующие виды лицензионных договоров:

  • договор неисключительной лицензии;
  • договор исключительной лицензии;
  • сублицензионный договор.

По договору неисключительной лицензии лицензиар предоставляет право использовать объект интеллектуальной собственности лицензиату с сохранением права выдачи лицензий третьим лицам.

Договор исключительной лицензии исключает возможность лицензиара использовать объект в сфере ограниченной этой лицензией и выдавать такие лицензии другим лицам.

По сублицензионному договору, в силу ч.2 ст . ст. 1109 ГК Украины, лицензиат предоставляет другому лицу (сублицензиату) сублицензии на использование объекта права интеллектуальной собственности.

По общему правилу, установленному ч.4 ст. 1109 ГК Украины, презюмируется, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия в случае, если иное не установлено в таком договоре.

Можно выделить следующие существенные условия лицензионных договоров:

  • предмет договора (торговая марка, промышленный образец, изобретение, полезная модель и т.п.) с указанием даты выдачи и номера патента или свидетельства;
  • способы использования объекта интеллектуальной собственности;
  • сумма (цена) договора или порядок ее определения;
  • указания территории, на которой допускается использование объекта интеллектуальной собственности. В случае, если территория в договоре не определена, лицензиат имеет право на использование такого объекта на территории Украины.

Представляется, что лицензионный договор является оптимальным механизмом получения владельцем объекта интеллектуальной собственности выгоды от создания или приобретения им такого объекта. Выгодным является заключение такого договора и для лица, которое в своей деятельности желает осуществлять его легальное использование, поэтому особую актуальность приобретает определение преимуществ заключения лицензионного договора для каждой из сторон.

Преимущества для лицензиара (владельца) при заключении лицензионного договора:

  • Право собственности на объект интеллектуальной собственности остается у лицензиара , передается только возможность использовать такой объект;
  • Лицензиар наделен правом ограничивать сферу использования такого объекта территорией, временем, объемом прав;
  • Наличие возможности выдавать неограниченное количество лицензий, за отдельными исключениями;
  • Наличие возможности в собственных целях использовать такой объект параллельно с лицензиатами, за отдельными исключениями;
  • Получение платежей по договору.

Преимущества для лицензиата при заключении лицензионного договора:

  • Экономия финансовых ресурсов на создание собственного объекта интеллектуальной собственности;
  • Возможность изготовления продукции, оказания услуг с использованием уже зарегистрированного в установленном законом порядке объекта интеллектуальной собственности;
  • Наличие возможности на выдачу сублицензий (при исключительной лицензии).

Как уже отмечалось, распоряжение правами интеллектуальной собственности требует усиленной правовой охраны. Учитывая изложенное, одним важным аспектом в таком случае является государственная регистрация лицензионных договоров.

Так, вопросы, связанные с их государственной регистрацией регламентировано статьей 1114 ГК Украины.

Согласно ч.1 ст. 1114 ГК Украины, лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности и договора, определенные статьями 1109, 1112 и 1113 настоящего Кодекса, не подлежат обязательной государственной регистрации.

Их государственная регистрация осуществляется по требованию лицензиара или лицензиата в порядке, установленном законом.

В силу ч.2 ст. 1114 ГК Украины, факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, которые в соответствии с настоящим Кодексом или другим законом действуют после их государственной регистрации, подлежит государственной регистрации.

С системного толкования данной правовой нормы следует, что рассматриваемые лицензионные договоры подлежат государственной регистрации только в случаях, если такая обязанность прямо установлена действующим законодательством Украины. Также, стороны договора наделены правом инициировать государственную регистрацию такого договора в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами по своему усмотрению.

При решении вопроса о необходимости осуществления обязательной государственной регистрации лицензионных договоров следует исходить из следующего.

Поскольку ни ГК Украины, ни отдельным законом не установлен перечень таких случаев, то налицо необходимость правового анализа актов законодательства, регламентирующих использование конкретного объекта интеллектуальной собственности.

Наиболее распространенными и наибольший интерес в данном случае вызывают такие объекты как:

  • Знаки для товаров и услуг;
  • Изобретения, полезные модели;
  • Промышленные образцы;
  • Сорта растений и породы животных;
  • Компоновка интегральной микросхемы.

С системного анализа специальных законов следует, что государственная регистрация распоряжения объектами интеллектуальной собственности, в частности, на основании лицензионных договоров не подлежит обязательной государственной регистрации.

Так, согласно ч.9 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», договор о передаче права собственности на знак и лицензионный договор считается действительным, если он заключен в письменной форме и подписан сторонами.

Статья 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» в ч.8 устанавливает, что договор о передаче права собственности на изобретение (полезную модель) и лицензионный договор считаются действительными, если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами.

Аналогично вопрос о действительности лицензионного договора законодателем решен и о промышленных образцах в ч.6 ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы».

Договор о передаче права собственности на топографию интегральных микросхем в силу ч.5 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на топографии интегральных микросхем» также является действительным, если он заключен в письменной форме и подписан сторонами.

Не стали исключением и лицензионные договоры, предметом которых является передача прав на сорта растений, однако Закон Украины «Об охране прав на сорта растений» содержит определенные особенности и в ч.6 ст. 40 предусматривает, что передача имущественных прав интеллектуальной собственности на сорт растений и выдача лицензии на использование сорта являются действительными для третьих лиц с даты публикации сведений об этом в официальном издании.

Поскольку аналогичные нормы содержались во всех вышеуказанных законах, то, усматривается, неисключение законодателем указанной правовой конструкции состоянием на настоящее время является случайным.

Необходимо обратить особое внимание на то обстоятельство, что все вышеуказанные акты законодательства содержат правовую норму, согласно которой сторона договора имеет право на общедоступное официальное информирование всех лиц о факте передачи прав на объект интеллектуальной собственности. Это осуществляется путем публикации в официальном бюллетене сведений с одновременным внесением их в Реестр.

Таким образом, государственная регистрация вышеуказанных лицензионных договоров не является обязательной, однако может быть осуществлена по желанию любой из сторон.

Следует отметить, что либерализация законодательства и отмена длительных регистрационных процедур, в основном, является положительной тенденцией для осуществления хозяйственной деятельности. Вместе с тем, такой диспозитивный подход и несовершенство правового регулирования данной проблематики вызывает ряд рисков для сторон договора, а также и для третьих лиц.

В частности, отсутствие законодательного требования об обязательной государственной регистрации всех лицензионных договоров приводит к наступлению следующих рисков:

  1. возможность заключения одновременно двух лицензионных договоров, один из которых является договором исключительной лицензии;
  2. отсутствие возможности получения неограниченным кругом лиц информации обо всех существующих правах на определенный объект интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, введение - или восстановление ранее уже существующей - требования об обязательной госрегистрации лицензионных договоров усматривается целесообразным. Это может уменьшить случаи недобросовестных действий и введение лицензиарами в заблуждение своих контрагентов, в том числе и в отношении аспектов связанных с количеством заключенных лицензионных договоров на определенный объект интеллектуальной собственности.

Бесспорным представляется факт, что перед использованием объекта интеллектуальной собственности потенциальный лицензиат должен обладать полным объемом информации о правах других лиц на такой объект, территорию деятельности таких лиц и т.д. Неприятным сюрпризом может оказаться ведение деятельности в той же сфере и на одной территории несколькими субъектами хозяйствования с использованием аналогичной лицензии.

Учитывая изложенное, обязательная государственная регистрация лицензионных договоров приведет к минимизации таких рисков, при этом исключительное значение приобретает упрощение такой процедуры.

Что касается налогообложения доходов, полученных от передачи в пользование интеллектуальной собственности, то Налоговым Кодексом Украины (далее - НК Украины ) такие доходы признаются роялти.

Так, в силу п.14.1.225 ст. 14 НК Украины, роялти - любой платеж, полученный как вознаграждение за использование или за предоставление права на использование объекта права интеллектуальной собственности.

В свою очередь роялти входит в состав доходов с источником их происхождения в Украине, перечень которых указан в п.14.1.54 ст. 14 НК Украины.

Из этого следует, что сумма полученного роялти учитывается при определении совокупного месячного дохода при формировании налоговых обязательств по налогу на прибыль, а также облагается налогом на добавленную стоимость.

Вместе с тем, законодательством установлены и исключения.

Речь идет об обложении НДС операций, направленных на предоставление права на использование программного обеспечения на условиях лицензионного договора.

Так, в случае, если лицензионным договором предусмотрено предоставление лицензиату права использовать программное обеспечение (ПО) без возможности его продажи или отчуждать его другим способом, а при использовании такого ПО не ограничены его функциональным назначением и его воспроизведения, при этом, не ограничено количеством копий, то получение при этом лицензиаром от лицензиата вознаграждения за предоставление указанного права в целях налогообложения не является объектом налогообложения НДС.

Зато, если лицензионным договором предоставляется лицензиату право на использование ПО с возможностью его продажи, а при использовании ограниченными функциональным назначением указанного ПО и его воспроизведение ограничено количеством копий, то на такую операцию будет распространяться режим освобождения от налогообложения НДС согласно пункту 26 1 подраздела 2 раздела XX НК Украины.

Приведенное согласуется с позицией Государственной фискальной службы Украины, приведенной в письме N 11175 /6 / 99-99-19-03-02-15 от 27 мая 2015 года.

Таким образом, учет всех налоговых аспектов распоряжения объектами интеллектуальной собственности и соблюдения требований гражданского законодательства необходимо для недопущения наступления негативных последствий в виде различного рода санкций.


КОНТАКТЫ

Для обратной связи заполните форму ниже.

03067, Украина, г.Киев, ул.Гарматная, 8
(063) 977 7171
(063) 977 7171
contact(a)lexliga.com
lexliga.com